2018年5月18日晚,权鲜枝律师和蒋海军律师在西雅图华人创业协会(SEC)发表演讲,介绍了初创企业如何防范知识产权法律风险。我们将演讲内容整理成基础知识、案例介绍和问题解答三大部分,供大家学习参考。权律师介绍了知识产权的基础知识,蒋律师介绍了几个具体案例,最后他们一起回答了大家感兴趣的问题。
权律师是北京市隆安律师事务所高级合伙人。清华大学计算机系硕士、中国政法大学民商经济法在职博士、美国芝加哥肯特法学院法律硕士。她目前担任最高人民法院知识产权案例基地专家库专家、中国政法大学兼职导师、中国案例法研究会理事、日本知识产权协会讲师、美国知识产权协会(AIPLA)女性委员会亚洲区总联络人等社会职务。以下是她演讲中的关于专利的内容。
知识产权是指人们对于智力劳动成果占有、处分和收益的权益。知识产权主要包括专利、商标、著作权、集成电路布图设计、反不正当竞争、植物新品种、技术秘密等。专利又包括发明、实用新型和外观设计。在基础知识部分权律师着重介绍了专利、商标和著作权。
虽然中国建立完善知识产权体的不长,也还存在着一些缺陷,但目前就制度层面来说,中国的法律你体系还是比较完备的。创业者要利用这些法律的不同特点帮助企业的成长。比如在产品的研发到销售过程中,专利可以在研发阶段保护技术成果;商标可以在销售过程保护产品的声誉,好的品牌能够带来可观的利润。
独占性指未经专利权人同意,任何人都不得以生产经营为目的生产、运用、承诺出售、出售、进口其专利产品,或是运用其专利方法以及运用、承诺出售、出售、进口按照该专利方法直接取得的产品。因此,创业者做出了发明创造以后,要尽早申请专利,如果被别人拿走了研发成果,抢先申请了专利,不仅你的努力会付之东流,可能还会侵犯别人的专利权。
时间性是指专利权仅在一定的时间段内有效,专利失效后,任何人可以无偿使用。实用新型和外观设计的最长保护期限是从申请日起10年,发明专利是20年。在中国,专利权人每年需要缴纳专利年费,以维持专利权有效。如果错失了缴费期限,就会导致专利失效。我们遇到过几位专利权人,当需要使用专利时,却发现因忘记缴纳专利年费而导致专利失效的情形,非常可惜。
地域性,在专利权只在提出申请的国家生效。如果有人只在美国申请了专利,是不能在中国行使专利权,即不能在中国诉告别人侵犯他的美国专利。如果要在中国保护自己的技术,那就一定要在中国申请专利。地域性里有个中国特有的港澳台问题,在主权上我们认为港澳台是中国的一部分,但港澳属于中国的特别行政区,在中国获批的专利,需要在港澳地区分别办理登记手续,在地区则需要另外申请。开展业务时如果需要考虑港澳台地区的市场,切记在那里申请专利。
中国有三种专利:发明、实用新型和外观设计。美国没有实用新型,虽然美国专利中有一类叫Utility,但它相当于中国的发明。美国专利中是Design的,也就是中国称的外观设计。
对于保护客体来说,发明或实用新型保护的是技术方案,并且都是可以保护产品的。例如对计算机,它由光学部分、电学部分、控制部分等等相互连接构成,它就是一个产品。如果技术内容按时间顺序执行的步骤,即先做什么后做什么,那么它就是一种方法。实用新型只能保护具有形状、结构或其结合的产品,而不能保护方法。因此目前在中国,软件只能申请发明。另外,实用新型只保护具有确定形状的产品,如果产品的液体或粉状的,就只能申请发明了。
在中国还有一种比较特殊的情形是,申请人可以就同一技术方案同时申请发明和实用新型,如果两者都可以获得专利授权,申请人需要选择放弃一项专利权。对于初创企业来说,尽早获得专利权很有优势,特别是对技术进步较快的领域,同时申请发明和实用新型,并且先获得实用新型授权不失为一种好方法。外观设计保护的对象是产品的形状、图案、色彩或其结合,它更倾向于产品设计而非具体的技术功能。
这三种专利中,发明需要实质审查,即审查申请内容是否符合新颖性、创造性和实用性等授权条件,从申请到授权一般需要两三年的时间。但实用新型和外观设计不进行实质审查,只对申请内容加以形式审查,通常半年左右可以获得授权。但目前中国的专利局开始加强了对实用新型和外观设计的审查,由于检索手段的进步,审查员现在也会根据简单的检索发出审查意见。
在中国发明的最长保护期限为20年,实用新型和外观设计为10年。如果技术内容比较基础且生命周期长,需要较长的保护时间,那就要考虑申请发明,而对于迭代速度比较快的技术,可能申请实用新型是比较经济实用的选择。
发明人在美国做出的发明创造,并在美国申请了专利,如果想要回中国创业,同样的技术也要在中国申请专利。美国专利申请进入中国的途径有两条,一条叫巴黎公约途径,另一条是PCT国际专利申请途径。
巴黎公约途径是指在美国申请专利后的12个月内,如果再就同样的技术内容向中国专利申请专利,它可以用在美国的申请日来判断中国申请的新颖性和创造性,相当于占了时间上的优先。
PCT途径则是向PCT申请的受理局(如美国的)提交一份PCT国际申请,在这份申请提交后的三十个月内,申请人可以将这份申请分别进入到拟获取专利国家(如中国、欧洲)的专利局。相比于巴黎公约途径,PCT申请的好处是申请阶段不必各个国家分别提出,申请后还有三十个月的时间决定申请要进入哪些国家,对于创业都来说这种时间上的滞后可以缓解资金压力。
PCT申请的另一个好处是,当你提交了申请后,可以收到检索报告和书面意见,列出与申请内容相同或近似的技术,以及对这个技术是否有授权前景的简单分析。这些内容可以帮助大家决定下一步要了不要继续申请、向哪些国家申请等,可以避免资金损失。通过巴黎公约途径的申请就没有这些好处了。但这些好处是要付代价的,在申请阶段,PCT途径的申请费要贵一些,在人民币1至1.5万人民币。大家可以根据具体情况加以选择。